Registrazione del marchio collettivo aceto balsamico di Modena

Sintesi

Non è consentita, nell'ambito del procedimento di registrazione del marchio, una rimodulazione dell'elenco dei prodotti o servizi oggetto della classificazione internazionale di Nizza.

1. Il caso oggetto del giudizio ed il principio di diritto

Con la sentenza n.12848 del 14 maggio 2019 la Corte di cassazione è tornata ad affrontare rilevanti tematiche connesse alla registrazione dei marchi e a fornire utili indicazioni agli operatori sulla portata della classificazione internazionale di Nizza.

La sentenza è stata pronunciata in seguito al ricorso presentato dal Consorzio di tutela dell'aceto balsamico di Modena avverso il rifiuto espresso dalla Commissione dei ricorsi dell'Ufficio italiano brevetti e marchi nei confronti di una domanda di registrazione di un marchio collettivo con riferimento ai prodotti rivendicati con le diciture "aceto balsamico di Modena" e "condimenti all'aceto balsamico di Modena", in quanto prodotti non presenti, almeno con tali specificazioni, nella classe 30 della classificazione di Nizza, quest'ultima comprendente gli aceti e i condimenti.

La Cassazione ha negato al Consorzio di tutela la possibilità di procedere ad una rimodulazione, attraverso modifiche, integrazioni o altre specificazioni, dell'elenco dei prodotti o dei servizi così come formulati all'interno della classificazione di Nizza. Una simile operazione sarebbe in netto contrasto con lo spirito sottinteso alla convenzione di Nizza e con l'esigenza di garantire il riavvicinamento e l'armonizzazione tra le legislazioni dei singoli stati aderenti, in una materia avente ormai una risonanza globale.

2. Funzione di protezione del marchio e genericità della classificazione

La vicenda nasce dalla necessità invocata dal Consorzio di tutela di specificare nel dettaglio la natura dei prodotti oggetto di registrazione, ritenendo che le indicazioni generali contenute nella classe 30 fossero troppo vaghe ed imprecise per garantire la specifica funzione di origine del marchio e la tutela della denominazione già registrata come indicazione geografica protetta (IGP).

La funzione principale del marchio consiste nel contraddistinguere l'identità di origine del prodotto o servizio designato, in modo da non ingenerare nel consumatore il rischio di confondere lo specifico prodotto con altri che hanno una diversa provenienza. La portata della protezione è determinata dalla natura e dal numero dei prodotti e servizi che sono specificamente indicati nella domanda di registrazione.

Nella pratica, l'operatore trova difficoltà nell'associare il singolo bene a delle classi a causa della genericità che talvolta caratterizza il loro contenuto e degli elenchi dei prodotti ivi ricompresi. La classe 30 comprende al suo interno prodotti eterogenei: caffè, tè, cacao, riso, tapioca, farine, pane, pasticceria, confetteria, gelati, zucchero, miele, lievito, sale, senape, aceto, salse, spezie, ghiaccio.

Nella sentenza, la Cassazione disattende le richieste del consorzio ricorrente e afferma che i prodotti da esso rivendicati sono pienamente riconducibili alla classe 30 ed, in particolare, classificabili sotto la dicitura "aceto" vista la continuità merceologica che lega entrambi gli alimenti ad esso. Secondo il ragionamento della Cassazione, nessuno dei due prodotti presenta elementi differenziali o caratteristiche specifiche tali da renderli autonomi rispetto al genere già classificato.

3. Armonizzazione della classificazione e criteri di interpretazione

La classificazione di Nizza deriva dall'accordo stipulato nel 1957 e stabilisce un sistema di classificazione dei prodotti e servizi impiegato per la registrazione dei marchi negli Stati ad essa aderenti. Contiene 45 classi merceologiche: 34 per i prodotti e 15 per i servizi. Ogni classe merceologica è dotata di un'intestazione contenente l'indicazione dei caratteri generali dei prodotti e servizi in essa elencati per ordine alfabetico.

Per sopperire alle esigenze di armonizzazione, l'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno (UAMI), in collaborazione con gli uffici nazionali europei, ha avviato un'attività di armonizzazione attraverso comunicazioni aventi lo scopo di sollevare i dubbi degli operatori sulla corretta interpretazione della portata delle singole classi.

Particolarmente utili appaiono le note esplicative che accompagnano i singoli elenchi presenti nell'accordo di Nizza. Queste note rappresentano un valido strumento a disposizione dell'operatore economico per superare le eventuali incertezze derivanti dall'interpretazione delle indicazioni generali che formano le singole classi, indirizzando l'operatore nel ricondurre un determinato prodotto ad una classe rispetto ad un'altra e fornendo gli elementi caratteristici che costituiscono il genere.

4. Tutela del marchio collettivo e denominazioni geografiche

La richiesta di registrazione del consorzio non riguardava un semplice marchio individuale, bensì un marchio collettivo atto a distinguere la provenienza geografica del prodotto. Il marchio collettivo si differenzia dal marchio individuale in quanto non svolge solo la funzione di contraddistinguere il prodotto, ma si estende anche a quella specifica di garanzia nei confronti del consumatore, assicurando l'origine, la natura e la qualità del prodotto stesso.

Nel caso trattato dalla Corte, il marchio collettivo rivendicato aveva ad oggetto una specifica indicazione geografica protetta (IGP). Il ricorrente aveva invocato una maggiore tutela del proprio segno distintivo, attraverso la legittimazione della possibilità di specificare i singoli prodotti rivendicati di modo da escludere qualsiasi pericolo di usurpazione da parte di terzi.

Nonostante ciò, la Corte ha ritenuto che tali considerazioni non erano tali da spostare il fulcro del giudizio rispetto alla circostanza che l'aggiunta di specificazioni rispetto alle indicazioni merceologiche della classificazione di Nizza comporta una sostanziale rimodulazione della stessa. La Corte riconosce implicitamente che la generica formulazione delle singole classi non costituisce un elemento che stride con la maggiore protezione connessa ad un'IGP.

La registrazione della denominazione come DOP o IGP costituisce già un istituto sufficiente per impedire lo sfruttamento indebito della denominazione da parte di terzi e per tutelare il consumatore dal rischio di inganno sulla reale origine dei prodotti. La normativa comunitaria tutela in modo incisivo le denominazioni contro qualsiasi utilizzo finalizzato a trarre indebiti vantaggi attraverso lo sfruttamento parassitario della notorietà del prodotto.

Tutela del Marchio Collettivo e Denominazioni Geografiche

Nel caso della registrazione del marchio collettivo avente ad oggetto una denominazione geografica protetta (IGP), la Corte ha riconosciuto che gli elenchi contenuti nella classificazione merceologica di Nizza assurgono a parametro imprescindibile a cui l'operatore deve attenersi per l'individuazione certa ed inequivoca del prodotto da tutelare.

La registrazione della denominazione come DOP o IGP costituisce un istituto sufficiente per impedire lo sfruttamento indebito della denominazione da parte di terzi e per tutelare il consumatore dal rischio di inganno sulla reale origine dei prodotti.